Dlaczego badanie znaku towarowego jest niezbędne i jak działa
Badanie znaku towarowego (określane również jako trademark search lub trademark clearance) polega na sprawdzeniu, czy planowany znak koliduje z wcześniejszymi zarejestrowanymi lub w inny sposób chronionymi oznaczeniami. Jego celem jest identyfikacja ryzyk prawnych jeszcze przed zgłoszeniem znaku oraz zapobieżenie postępowaniom sprzeciwowym, nakazom sądowym lub konieczności zmiany marki po wejściu na rynek. Profesjonalne badanie znaku towarowego znacząco ogranicza zarówno ryzyka prawne, jak i biznesowe już na etapie planowania działalności.
Urzędy ds. znaków towarowych nie badają kolizji z wcześniejszymi prawami. Bez przeprowadzenia badania znaku przedsiębiorcy narażają się na sprzeciwy, zakazy używania oznaczenia, roszczenia odszkodowawcze oraz kosztowny rebranding po rozpoczęciu działalności.
Przed zgłoszeniem znaku towarowego przeprowadzenie gruntownego badania nie jest jedynie zaleceniem, lecz koniecznością. Badanie pozwala ustalić, czy planowany znak może naruszać wcześniejsze prawa ochronne oraz czy jego używanie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Nawet jeśli znak jest co do zasady zdolny do rejestracji, podobieństwo do istniejącej marki może prowadzić do wprowadzenia konsumentów w błąd i od początku osłabiać skuteczność działań marketingowych. Zarówno z perspektywy prawnej, jak i marketingowej, wczesne unikanie konfliktów i ryzyka konfuzji jest kluczowe dla trwałego rozwoju marki.
Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak przebiega profesjonalne badanie znaku towarowego, jakie etapy obejmuje oraz dlaczego w praktyce niezbędne jest przeprowadzenie analizy przez specjalistę.
Wybór właściwego terytorium przed rozpoczęciem badania znaku
Zanim rozpocznie się badanie znaku towarowego, należy określić terytorialny zakres ochrony. Jest to kluczowy etap wstępny, ponieważ badanie musi objąć wszystkie rejestry znaków istotne dla planowanego rynku.
Ochrona znaków towarowych opiera się na zasadzie terytorialności. Nie istnieje „znak towarowy o zasięgu światowym”. Znak jest chroniony wyłącznie w tych jurysdykcjach, w których został zarejestrowany lub w których ochrona została w inny sposób skutecznie nabyta. W konsekwencji zakres badania musi odpowiadać rynkom, na których znak ma być używany.
Z perspektywy niemieckiej szczególne znaczenie mają trzy systemy: znaki towarowe niemieckie, unijne znaki towarowe oraz międzynarodowe rejestracje znaków w systemie madryckim. Im szerszy zakres terytorialny planowanej ochrony, tym bardziej rozbudowane i złożone musi być badanie znaku. Istotną rolę odgrywają również kwestie budżetowe, ponieważ szersza ochrona wiąże się z wyższymi kosztami zgłoszeń i egzekwowania praw.
Ocena zdolności rejestracyjnej – czy oznaczenie może być chronione?
Po określeniu terytorium ochrony kolejnym kluczowym krokiem jest ocena, czy planowane oznaczenie w ogóle nadaje się do ochrony jako znak towarowy. Nie każda nazwa, logo czy slogan może zostać zarejestrowany. Urzędy ds. znaków towarowych badają zdolność rejestracyjną z urzędu w toku postępowania zgłoszeniowego i odmawiają rejestracji, jeżeli zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracyjne.
Bezwzględne przeszkody rejestracyjne są niezależne od istnienia wcześniejszych praw i dotyczą samego charakteru oznaczenia. Ich wystąpienie skutkuje odmową rejestracji oraz utratą uiszczonych opłat zgłoszeniowych.
Co do zasady, ochroną znaku towarowego mogą być objęte różnorodne formy oznaczeń, o ile nadają się one do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innych. Rejestracji mogą podlegać w szczególności znaki słowne (np. nazwy przedsiębiorstw lub nazwiska), slogany reklamowe, znaki graficzne i logo, kombinacje liter, liczby lub ich zestawienia, a także znaki słowno-graficzne. Ochrona może obejmować również znaki nietradycyjne, takie jak znaki dźwiękowe (np. jingles), trójwymiarowe kształty produktów, a w wyjątkowych przypadkach nawet abstrakcyjne znaki kolorystyczne.
Zakres ochrony nie jest jednak nieograniczony. Oznaczenie musi posiadać dostateczną zdolność odróżniającą i być postrzegane przez odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego, a nie jedynie jako informacja opisowa lub reklamowa.
Nie podlegają ochronie znaki, które bezpośrednio opisują towary lub usługi, dla których zgłaszana jest ochrona, które są powszechnie używane w obrocie, które mają charakter wyłącznie promocyjny lub które muszą pozostać dostępne dla konkurencji. Przykładowo oznaczenie „Auto” nie może zostać zarejestrowane dla samochodów osobowych, podobnie jak „jabłko” czy „apple” dla soku jabłkowego. Z kolei znak „Apple” mógł zostać zarejestrowany dla komputerów, ponieważ w tym kontekście nie ma znaczenia opisowego. W praktyce przyjmuje się, że odbiorcy posiadają podstawową znajomość języka angielskiego, dlatego również angielskie określenia opisowe są często traktowane jak ich odpowiedniki w języku niemieckim lub polskim.
Nie podlegają ochronie także czysto reklamowe hasła typu „tanio”, „hot”, „nowy” czy „The Best”, które nie są postrzegane jako znaki towarowe, lecz jako zwykłe slogany marketingowe pozbawione zdolności odróżniającej.
Odmowa rejestracji może nastąpić również w przypadku znaków wprowadzających w błąd co do właściwości, jakości lub charakteru towarów czy usług, a także znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W znanym orzeczeniu niemiecki Federalny Sąd Najwyższy (BGH) uznał oznaczenie „READY TO F**K” za sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi i odmówił jego rejestracji. Znaki zawierające treści obraźliwe, dyskryminujące lub kontrowersyjne wymagają zawsze szczególnie wnikliwej analizy prawnej.
Ze względu na rygorystyczne podejście urzędów znaczna część zgłoszeń znaków towarowych jest oddalana z powodu braku zdolności odróżniającej lub charakteru opisowego. Nawet pośrednia sugestywność może wystarczyć do odmowy rejestracji. Dlatego ocena zdolności rejestracyjnej powinna nastąpić możliwie wcześnie, zanim przedsiębiorca zainwestuje znaczące środki w rozwój marki.
Badanie wcześniejszych praw kolizyjnych
Badanie znaku towarowego jest konieczne, ponieważ urzędy nie badają kolizji z wcześniejszymi prawami. Całe ryzyko naruszenia spoczywa na zgłaszającym. Może to prowadzić do sprzeciwów, wezwań do zaprzestania używania znaku, postępowań sądowych i roszczeń odszkodowawczych już po rejestracji.
Zarówno niemiecki DPMA, jak i EUIPO nie badają względnych przeszkód rejestracyjnych. W efekcie znak może zostać zarejestrowany mimo istnienia wcześniejszego kolizyjnego prawa. Skutki prawne pojawiają się często dopiero wtedy, gdy uprawniony z wcześniejszego znaku podejmie działania.
Właściciel wcześniejszego prawa może zakazać używania identycznych lub podobnych oznaczeń dla identycznych lub podobnych towarów i usług. Statystycznie sprzeciw składany jest wobec około jednej na pięć rejestracji znaków towarowych.
Jak przebiega badanie znaku towarowego
Badanie obejmuje wyszukiwanie identycznych oraz podobnych oznaczeń. Oceniane są podobieństwa wizualne, fonetyczne i znaczeniowe w odniesieniu do towarów i usług oraz ryzyko konfuzji.
Publiczne rejestry DPMA Register, EUIPO eSearch i WIPO Global Brand Database stanowią jedynie punkt wyjścia. Skuteczne badanie wymaga analizy wariantów pisowni, tłumaczeń, podobieństw dźwiękowych oraz kontekstu rynkowego.
Kluczowym kryterium jest ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów, oceniane zgodnie z § 14 i § 42 niemieckiej ustawy o znakach towarowych oraz art. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego.
Opracowanie wykazu towarów i usług po badaniu
Po zakończeniu badania znaku towarowego sporządzenie wykazu towarów i usług wymaga szczególnej staranności. Zakres ochrony znaku towarowego jest bowiem ściśle i wyłącznie ograniczony do towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Oznacza to, że znak nie zapewnia ochrony „ogólnej”, lecz tylko w granicach precyzyjnie określonego zakresu działalności.
Podstawową zasadą jest tu precyzja: tak szeroko, jak to konieczne, ale jednocześnie tak wąsko, jak to możliwe. Zbyt szeroki wykaz zwiększa ryzyko kolizji z wcześniejszymi prawami oraz może prowadzić do sprzeciwów lub sporów prawnych. Ponadto nadmiernie rozbudowany zakres ochrony naraża znak na późniejsze unieważnienie lub częściowe wygaśnięcie z powodu nieużywania, jeżeli znak nie jest faktycznie używany dla wszystkich zadeklarowanych towarów lub usług.
Z drugiej strony wykaz musi w sposób realistyczny i wystarczający obejmować planowaną działalność gospodarczą, aby zapewnić skuteczną ochronę marki również w perspektywie jej rozwoju.
Towary i usługi klasyfikowane są zgodnie z Klasyfikacją Nicejską, obejmującą łącznie 45 klas. Klasy 1–34 dotyczą towarów, natomiast klasy 35–45 obejmują usługi. W celu ujednolicenia praktyki zgłoszeniowej EUIPO oraz krajowe urzędy ds. znaków towarowych prowadzą wspólną, zharmonizowaną bazę terminologiczną TMclass, zawierającą dziesiątki tysięcy zatwierdzonych określeń towarów i usług. Posługiwanie się oficjalnie uznanymi terminami znacząco ogranicza ryzyko zastrzeżeń formalnych, przyspiesza procedurę rejestracyjną i zwiększa pewność prawa.
Zalety profesjonalnego badania przez prawnika
Bez profesjonalnego badania znaku towarowego przedsiębiorcy ryzykują zgłoszenie oznaczeń, które kolidują z wcześniejszymi prawami ochronnymi. Konsekwencjami mogą być sprzeciwy, nakazy zaprzestania używania znaku, postępowania sądowe, roszczenia odszkodowawcze, a w skrajnych przypadkach konieczność całkowitej zmiany marki już po wejściu na rynek. Spory tego rodzaju są zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne niż rzetelne przeprowadzenie clearance’u jeszcze przed zgłoszeniem znaku.
Jeżeli w toku badania ujawnione zostaną potencjalne kolizje, wiedza i doświadczenie prawnika stają się nieodzowne. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe jest m.in. zawężenie wykazu towarów i usług, podjęcie negocjacji z właścicielem wcześniejszego znaku, zawarcie umowy koegzystencji lub delimitacji, a w określonych przypadkach również podważenie wcześniejszego prawa, np. poprzez wszczęcie postępowania o wygaśnięcie z powodu nieużywania.
Nawet wówczas, gdy na pierwszy rzut oka nie występują oczywiste konflikty, wyłącznie profesjonalnie przeprowadzone badanie znaku towarowego pozwala na rzetelną ocenę tzw. ryzyka rezydualnego. Zgłaszanie znaku „na próbę” lub „na zasadzie ryzyka”, mimo stwierdzonych podobieństw, jest zdecydowanie odradzane z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego i biznesowego.
Kiedy przeprowadzić badanie znaku
Badanie znaku towarowego powinno zostać przeprowadzone przed złożeniem zgłoszenia, a najlepiej już na etapie koncepcyjnym tworzenia marki. Wczesne przeprowadzenie clearance’u umożliwia identyfikację ryzyk prawnych jeszcze przed poniesieniem istotnych nakładów marketingowych i zapobiega konfliktom, które mogłyby podważyć strategię marki po jej wprowadzeniu na rynek.
Profesjonalne badania znaków przez ab&d Rechtsanwälte
Jako kancelaria specjalizująca się w prawie znaków towarowych, ab&d Rechtsanwälte kompleksowo doradza klientom w zakresie badań kolizyjnych oraz strategii ochrony marek. W oparciu o wieloletnią, wyspecjalizowaną praktykę przeprowadzamy prawnie rzetelne badania znaków towarowych i dostarczamy jasne, praktyczne oraz biznesowo użyteczne oceny ryzyka.
Wspieramy naszych klientów w identyfikacji potencjalnych konfliktów, strategicznym kształtowaniu wykazów towarów i usług, negocjowaniu umów koegzystencji tam, gdzie jest to zasadne, oraz w przygotowaniu znaków towarowych do bezpiecznej rejestracji w Niemczech, Unii Europejskiej i na rynkach międzynarodowych.